Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

商標担当者になったときに読む本(その13)

調査結果を見た事業部長の指示

商標調査結果報告書が返却されてきます。

まず日本です。さすがに一番早く帰ってきました。

結果は、3件とも、「使用可能、登録可能性あり」で一安心です。途中で、あらぶるい調査をしていたので、ある程度は予想してましたが、他の弁理士からも、使用可能と言ってもらうと安心です。

 

そのあと、次々と調査結果が返却されてきます。F弁理士は、海外の詳細な調査結果に記載の情報を全部記載するのではなく、要点に絞って記載するタイプの弁理士のようです。最後に、F弁理士のE特許事務所としてのコメントが入っています。

 

一ヵ国、一ヵ国は、これで良いのですが、依頼部署である営業部に対して、どのように報告しようかと思います。

弁理士は、簡潔に記載してくれていて良いのですが、それでも営業部の人には難しすぎまるようです。識別性、登録性、出所混同、類似など、商標の専門用語などは、一般人には意味不明です。

 

ベテランのCさんは、営業部の人には、より明確に、①使用可能かどうか、②登録可能かどうか、③最も関係する先行商標、④その他注意事項、の4点で、まとめ直して報告しているようです。

 

「私」は、このCさんの方法を踏襲しつつ、A4のエクセルで、一覧表にまとめることにしました。

時間の無い営業部長などには、このような1枚で全てが分かる報告書が必要と思ったからです。

 

調査依頼から、3週間後、すべての調査結果が出てきて、一覧表も完成し、営業部の商標の窓口をしてくれている担当者に報告しました。

報告書は、すぐさま、営業部長に報告され、事業部長と広報宣伝部にも報告されました。

 

3つの候補中、一つは、どうも状況が芳しくありません。国毎に異なった権利者の商標と抵触するとあります。

他の一つは、スッキリと使用可能あり、登録可能性ありです。商標担当の私はこれを押したくなります。

最後の一つは、複数国で同じ引用例が出てきます。この最後の商標を使用したいときは、相手方の使用実態調査や同意書取得交渉が必要になります。

名称としては良いネーミングです。これが使いたいとなると、面倒な仕事が来ます。

 

事業部長に、営業部長からの報告があったとき、事業部長の判断は、まず、最後の案の使用可能性を探ること、しかし、時間がないので、1ヶ月半で同意書取得ができないときは、使用可能な別案でいくことというものでした。

営業部の窓口担当者は、営業部長のところに来てくれと言います。

 

ベテランのCさんに相談すると、一人で行ってこいと言います。営業部長とCさんとは懇意であり、なぜ一緒について行ってくれないのか?と思いましたが、仕方ありません。一人で営業部長に会いに行きます。

営業部長は、若いころに、別のグローバルネーミングを経験したことがあり、ネーミングに関心があり、商標の大切さを体感的に分かっているようです。

 

営業部長は、上記の事業部長の考えを説明してくれました。

 

ネーミングの良し悪しは商品の売上に直結します。

商標調査のことを商標クリアランスと言ったりします。「クリアランス」とは「片付ける」「邪魔なものを整理する」という意味ですが、まさにそのような仕事です。

 

これは、入社早々、大変なことになってきました。

商標担当者になったときに読む本(その12)

特許事務所を訪問

 

特許事務所は、虎ノ門駅の近くにあります。特許庁虎ノ門駅近くにありますので、虎ノ門のあたりには特許事務所が数多くあります。

電子出願ですし、電話やemailで事足りますので、何も特許庁の近くに事務所がある必要はないように思いますが、特許関係の施設が集積しています。発明推進協会も近いですし、弁理士会館もあります。知財高裁が少し離れたところにあります。

 

E特許事務所では、F弁理士が当社の窓口弁理士です。既に10年以上の付き合いがあり、当社のことを良く理解してくれています。

「私」にとっては、弁理士として相当な先輩にあたり、教えてもらうことも多そうです。電話で訪問したい旨を伝えて、アポをとり、話をするために事務所に伺いました。

 

この事務所とは、30年の付き合いがあるようです。国内商標は、通常は内製しますので、主に、外国出願のときにこの事務所のお世話になることになります。

 

事務所でF弁理士に挨拶をして話をしていると、この会社や、商標や、商品のことについて、私の知らないことまで良く知っているようです。

以前、ある商標で問題があったということや、ある商品の指定商品の記載については、このような経緯で現在の表現になっているとか、「私」の知らないことを教えてくれました。

 

F弁理士は、当社の外国商標の窓口弁理士としては2代目です。それでも、10年ぐらいの付き合いということです。新聞で当社のことが出てくたときは、昔はスクラップしていたそうです(最近は、Webの検索エンジンが充実しているので、そこまではしていないと言っていました)。

 

F弁理士に、今回の商品と商標調査のことを説明して、予定の1時間があっという間に過ぎました。

今回は、調査結果を事業部長に示してネーミングを決定するまで、実質2ヶ月半しかないことを説明しました。

また、出願はマドプロ出願が使える国は、マドプロ出願したいことも説明しました。

 

マドプロ出願するには、国内出願が前提になります。国内出願の指定商品を決める作業は、通常はそれほど難しくないのですが、今回は全くの新製品であることもあり、どう指定商品を表現したら良いのか疑問な点もあります。

マドプロでは外国の指定商品を国内の指定商品で含ませておく必要がありますが、今回は、新製品であり、通常の類似群コードにはその積極表現が入っていません。

そのため、マドプロを前提にする今回については、国内調査・出願もF弁理士にお願いすることにしました。

 

さて、E弁理士との打ち合わせも終わり、帰り道で色々と考えました。

 

同じ事務所(同じ弁理士)を使うメリットは、企業の商標担当者が変わるときに、業務の継続性を担保するためにも、有用ということです。

 

複数の商標担当者がいる企業では、あまり考える必要はないのですが、1名しか商標担当者がいない企業では、特許事務所の弁理士が、セーフティネットになっていると思いました。。

 

商標担当者になったときに読む本(その11)

商標調査依頼書

 

商標の候補3件を、E特許事務所にお願いすることになりました。

 

ベテランのCさんは、特許事務所に電話で商標調査を依頼しているそうです。EnglandのEなどと言いながら、スペリングを説明します。

 

「私」が、特許事務所にいた時、クライアントからの調査や出願の依頼方法は、千差万別でした。

 

丁寧な会社では、依頼書が充実しており、商標調査依頼書であれば、①商標・ネーミングの由来・発音の仕方、②商品・商品の説明・参考になる商品説明のWebサイトのURL、③国際分類、④納期その他の特記事項、といったようなことが詳しく書いてきてもらえるクライアントもありました。

特許事務所としては、そのようなタイプの依頼書は、情報量が多く理解しやすいので、助かります。また、電話よりは書面の方(PDFを含む)が安心感があります。

 

一方、メールの文章だけで依頼してくるだけの会社もあります。これでも十分なときも多いのですが、少し頼りないなと思うときもあります。

そのようなときは、メールでの再確認の作業が発生します。

後々、ややこしい話にならないためにも、正確な依頼書は有効な手段ですので、「私」は依頼書を作ることにしました。

 

Cさんに、なぜ依頼書ではなく、電話なのですか?と確認すると、急いでいることや、商標の重要性、新製品の特長など、書面だけでは伝わらないニュアンスがあり、電話を使っているということでした。確かにそういう面はありそうです。

 

特許事務所と企業の違いですが、特許事務所では顧客からの情報が必要です。企業では何もしなくても、会社の社内報やイントラサイトで、十二分な量の商品やサービスの情報、会社の経営動向、当該商品の重要性、海外展開の予定など、各種の情報が入手できます。

これが、特許事務所では限りがあります。丁寧な企業は、できるだけ説明しようとしてくれますが、何も説明がないときは、特許事務所の担当者がその会社のWebサイト、検索エンジンで検索したりして、やっと商品や事業の理解ができることが多かったように思います。

企業では当たり前と思っている情報が、特許事務所では当たり前ではありません。

 

特許事務所でこのような感覚を持っていたいので、企業の商標担当者としては特許事務所にもより深く商品の内容や、この商標の重要性を理解してもらいたいと思いました。

 

日常的は、依頼書や電話で事足りますが、今回は戦略商品であり、少し深く理解してもらいたいし、また、新担当者として、特許事務所に挨拶に行く機会でもありますので、「私」は上述の依頼書とパワーポイントの簡単な説明資料を作成して、特許事務所に説明することにしました。

商標担当者になったときに読む本(その10)

特許事務所と特許管理会社

 

商標調査は、手間とコストがかかる作業です。特に外国商標調査の場合、商標法の考え方が日本とは異なり、相当に専門的です。

 

特許事務所にいた時、外国商標については、出願以降だけを依頼するクライアントもありました。これは、調査を特許事務所ではなく調査会社(特許管理会社)に依頼しているためです。

ただ、調査から出願まで同じ現地代理人を使うことで、責任をもった権利取得ができる面があります。更には、更新まで現地代理人を使うことで模倣品対策にも有効です。

特許事務所の立場では、なぜ企業は商標調査は調査会社に依頼して、商標の権利化だけ特許事務所に依頼するのか不思議でした。

 

また、企業によっては、登録の10年後の更新は特許管理会社に依頼して、出願時に協力してくれた現地代理人から変えることもあります。

 

外国商標の権利取得には、どうしても、補正や意見書提出、審判や裁判もあります。これに対応するのは、経験豊富な日本人弁理士のいる特許事務所が一番よいようです。

一方、スピードやボリュームの要請される商標調査や、できるだけコストかけたくない更新管理では、調査会社や特許管理会社に分があります。企業はそこを使い分けているようです。

 

更新は、特許の年金納付と商標の更新を同じように考えるのか、商標では権利化後も重要と考えるのかで判断が分かれるところです。

 

時系列での使い分けをするには、企業にもある程度の力量と人手が必要です。企業の商標データベースが十分構築され管理されており、特許事務所に頼らずとも自分ですべての調査、出願、更新の業務ができることを前提に、その一部だけを特許事務所なり、特許管理会社に切り出せるだけの能力が企業に必要です。

 

そのパワーが無い場合は、信頼できる特許事務所に全て任せるか、サービスのよい特許管理会社で、調査、権利取得、更新まで一気通貫で業務を委託でき、データの保管まで提供してくれるに任せるかとなります。

 

「私」の入った会社は、権利取得については特許事務所に分があると考えているようですし、商標管理に人員がさけないので、調査と出願と更新を分けて管理するほどのこともなく、特許事務所に一括して任せているようです。

 

ただ、特許管理会社の提供するクラウド型の商標管理データベースだけは魅力です。企業で一番困るのは、特許データの入力作業です。折角登録を取れても、コンピュータへの入力ミスがあると権利は無かったものと同じです。

一般的には、特許事務所の事務管理力の方が上で、企業の事務管理能力は下です。

 

この点、特許管理会社の提供するクラウド型の商標管理データベースは、非常に魅力的です。特許管理会社は、自らの顧客の囲い込み戦略として、商標管理データベースを企業に提供していますが、これが特許事務所でも使えるようになれば、一番良いのになと思います。

 

特許事務所と特許管理会社の使い分けは、非常に重要なテーマだと思いました。

 

ちみにみ、弁理士の友人数名に確認したところ、特許事務所の外国商標調査の国内手数料が3万円というのが相場のようです。ただ、海外の費用は国によりますが、高い国(アメリカのフルサーチ)では20万円もします。

アメリカの調査など、特許事務所にいるときは、3万円の仕事なのに報告書は難しいし、また、やり取りに時間がかかるし、元がとれないなと思っていました。

しかし、企業の視点では、合計23万円の仕事であり、それなりの金額の仕事です。

立替金の売上にはなっても、右から左に消えるだけですので、ここは企業は考える必要がありそうです。

 

調査実費(DB費用)は無理ですが、現地にも安い事務所もあります。しかし、あまり安いところを使うと、調査の質が担保されず、安物買いの銭失いになりそうです。

このあたりは、企業の担当者が犯してしまいそうな誤解です。

商標担当者になったとき読む本(その9)

ネーミング案の決定と調査

1ヶ月間かけて、ネーミング候補3点が上ってきました。

実は、その間、国内商標の開発を先行させていました。最終的にアプトプットするネーミング自体は外国人のクリエイティブディレクターも入った、グローバルネーミングですが、商標権は日本の本社が一元管理します。

 

海外会社に任せると、管理する人が居なかったり、同じような商標を日本から出願したときに海外会社の権利に引っかかったり拒絶になったりして、良いことはありません。

 

この会社では、最近は、マドリッドプロトコル(国際商標登録制度)の利用が多くなり、昔から権利を持っているハウスマーク(コーポレートブランド)以外の新規の外国商標出願では、マドプロを優先的に使うようになっているようです。

 

商標調査や商標出願などの費用は「受益者負担」の原則で事業部持ちであり、本社の知財部はハウスマーク(コーポレートブランド)向けの予算は持っていますが、ペットネームは費用は事業部の予算です。

事業部には、特許庁の印紙代(Official fees)や国内外の特許事務所の費用、さらに、知財部の活動経費として数万円/件を請求してるようです。

同じ社内ですので、知財部の活動費は予め予算化しても同じなのですが、本社予算を肥大化させないための工夫でしょうか、このようにしているようです。

この収入が知財部の活動経費になるとのことであり、知財部は、仕事の多い年は収入増になり、仕事の少ないときは収入減となります。

まあ、人件費を除いた、特許の年間の合計予算(30億円)に比べると、商標の費用は100分の1程度のもの(3000万円)ですので、多少商標の収入にアップダウンがあっても、知財部全体で見るとあまり問題にならないようです。

 

さて、商標調査ですが、素案の段階で「あらぶるい」調査を実施しました。50件ほどの候補について、同一チェックをしました。

国内は特許庁の無料の調査データベースで、海外は有償のデータベースで調査して、どう見ても難しそうなものは、排除しました。

最終的には、3件の候補に絞られ、この3件で国内と海外20ヵ国に調査することが事業部長に報告されました。

 

国内の商標調査は、弁理士の私と、ベテランのCさんで内製できますが、この会社では外国商標は都内のE特許事務所に依頼しています。E特許事務所とは数十年の付き合いがあるようです。

ザクッと考えて、1商標につき、1各国、1分類で約10万円かかるとして、200万円です。3つの商標があり、今回は、2分類の調査が必要となりますので、単純計算では、1200万円必要です。

 

調査の後、出願となります。出願は、1商標に絞られます。各国出願では、1商標につき、1ヵ国、1分類で約20万円かかりますが、マドプロが使える国が半分以上あります。最終的に各国出願200万円(5ヵ国2分類)+マドプロ100万円(15ヵ国2分類)の300万円で、出願することになりました。

(※費用はイメージです)

 

 

商標担当者になったときに読む本(その8)

委託先の選定

広告代理店のプレゼンがありました。この広告代理店とは古くからの付き合いがあります。営業担当者が毎日のように広報宣伝部や営業部に来ています。

この広告代理店は、会社のことを良く知っていて、会社の社員よりも広告代理店の方が、会社のことを理解している感じです。

ここまで入り込んでくるのかというのが、横で見ていて思いました。

 

広告代理店のプレゼンは、10名の人が出てきました。広告代理店の営業、クリエティブディレクター、コピーライター、ブランドチームメンバー、他に委託先のクリエーターです。業者選定のコンペに、これだけの人員をかけるのか、驚きました。このプレゼンの準備に、100万円と言わず必要な気がします。

ネーミング自体の方向性、社員を巻き込んだネーミングの決め方などの提案もあったのですが、どこかで聞いたような感じがしました。それよりもプロモーションにウェイトがあり、この広告代理店にお願いするとプロモーションが上手き行きそうだなという感じがしました。

全体に体育会系ののりです。

 

一方、プランドコンサルのプレゼンは、3名です。営業、ストラテジー担当、クリエイティブ担当の3人です。営業が司会や費用の説明をして、ストラテジー担当が同社の会社部門を巻き込んでネーミングをするという戦略を語り、クリエイティブ担当が海外の最近の成功事例と今回のクリエイティブには海外のクリエイティブディレクターに入ってもらうことなどを説明します。

こちらは、ネーミングまでで、プロモーションの提案はスケジュールなどはありますが、メインの話でなないようです。

 

今回は、戦略商品で、グローバル商品です。グローバルという感じでは、圧倒的にブランドコンサルに分があります。

ブランドコンサルでは、Verbal(言葉)の専門家に10程度の海外拠点に、当該ネーミングが各国の言葉で、意味的に問題がないかの調査もしてくれるようです。

商標調査で、識別性の調査に絡んで、不適切なconnotation(含意)の調査があり、その言葉が当該国で変な意味があることなどの調査があり。以前の事務所で、それは性的な意味があるとか、「毛じらみ」を意味するので、やめた方が良いとか、言われたこともあります。

これに近いのかなと思っていると、すこし違うようです。各国の弁理士・弁護士さんのいうconnotation調査は、これは止めた方が良いという内容ですが、ブランドコンサルのVerbalの専門家は、その言葉が、当該国の消費者にどのように受け止められるか、各国の優秀なコピーライターがコメントしてくれるような感じです。

 

また、各国のクリエーター対象に、簡単なアンケート調査(受容調査)もやってくれると言います。

本当は、時間があれば、最終消費者を対象にしたアンケートもできるそうなのですが、今回は、1ヶ月しかないので、それは無理ということでした。

全体に、マーケティング的、戦略的です。

 

日本市場のことだけ考えると、広告代理店が良さそうです。純粋にネーミングのことだけを考えると、ブランドコンサルの方が、良さそうです。

 

営業部もそう考えているようであり、事業部長にその旨が報告されました。そして、ネーミングについてブランドコンサルが選ばれました。広告代理店には、そのネーミングのプロモーションについて、依頼することになったようです。

 

 

 

 

商標担当者になったときに読む本(その7)

ネーミング会議に呼ばれる

今回は、重要ネーミングですので、広告代理店やネーミングコンサルのコンペがあります。

 

はじめにご挨拶をしたことと、久しぶりに新しい商標担当者であること、弁理士であることなどで、私のことは広報宣伝部での知られたようです。営業部の課長の耳にも入っていたようです。

そのため、今回のネーミングについては、コンペのブリーフィングの段階から参加できることになりました。

 

ブリーフィングは、今回の商品の特徴を説明し、クリエイターに商品のことを理解してもらう大切な機会です。従来商品との違いや他社との差別化ポイント、大まかな販売やプロモーションの計画、製品デザインなどを見てもらいました。

今回は、海外で販売する戦略商品であり、日本国内市場だけではなく、グローバルで通用する本格的なネーミングをお願いしたいという話です。

どちらの会社に頼むかの選定のプレゼンを、2週間後にお願いすることになりました。

 

ブリーフィングに参加できたことで、商品の内容が良く分かりました。特許事務所に勤務していたときは、依頼書しかなく、Webで検索してその会社なライバル企業の先行商品を理解して、勝手に新製品の特長を理解するしかなかったのですが、会議にでると、企業の人から開発のポイントや市況なども分かり、商品のことがVividに理解できました。

特許事務所にも、このような説明があれば、よく分かるので、是非、お付き合いのある事務所向けに商品説明会をやろうと思いました。

 

はじめに話を聞いたときに、発売まで半年あるなら商標クリアランスの時間は十分あると思ったのですが、まだ、ネーミングの候補を考えてくれる事業者を選定する段階です。実際のネーミング作業はまだ先です。

 

この後、事業者を決め、そして、実際のネーミングに1か月必要です。6ヶ月の猶予期間のうち、1ヶ月半がここに必要です。

また、ネーミングの決定後、製品の発売に向けた実際の広告の制作、プロモーション素材の作成、配布などを考えると、ここに2ヶ月は必要です。

 

逆算すると、ネーミング案が出てから、商標調査が出て、事業部長のOKをとるまでに、6ヶ月-1.5ヶ月ー2ヶ月=2ヶ月半しかありません。

国内商標調査を先行させるとするとして、そこに1週間。その評価に数日で、半月かかります。

 

外国商標調査は、2ヶ月です。2週間もあれば、言葉の商標であれば、調査は可能ですが、図形であれば、1ヶ月は必要です。

今回は、外国商標調査を予定している国は、アメリカ、中国、アジア、欧州など20ヵ国程度だそうです。20ヵ国もあると、抵触する国も出てきます。

 

三者の商標に抵触する場合は、別案を調査するということになります。

あるいは、どうしてもその商標を使いたいとなった場合は、使用の許可を得る交渉や契約書等の取り交わしも必要になります。

グローバルネーミングの場合は、商標関係のクリアランスに半年は必要なのですが、今回は2ヶ月半しかなく、「私」は事業部の営業の責任者に、ネーミング案を出すときには、複数候補を出してもらうようにお願いしました。